商標の先使用権について徹底解説！認められるのはどんなときか

先使用権とは？

先使用権とは簡単に言うと、未登録の有名な商標を保護するための制度です。

日本の商標法では、原則として「先願主義」が採用されています。この主義は、先に出願をした者が優先的に保護されるという考え方です。

例えば、ある企業が先に商標を使っていても、他人がその商標を出願・登録した場合、その企業は商標を使い続けられなくなる可能性があります。

しかし、企業の長年の使用により商標が有名となっていた場合、登録していないがために商標が使えなくなるのでは、企業にとって酷といえるでしょう。

そこで商標法は一定の要件を課した上で、例外的に先使用権を認めているのです。

先使用権の要件は？

次に先使用権が認められるための要件を見ていきます。

先使用権の根拠条文と成立要件

商標法32条1項では、先使用権について以下のように定めています。

第三十二条　他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際（中略）現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

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そして先使用権が認められるための要件は、以下の4つに分けられます。

1. 他人の商標登録出願前から日本国内でその商標を使用していたこと
2. 不正競争の目的で使用していないこと
3. 需要者の間に広く認識されていること（周知性）
4. 継続して使用をしていること

先使用権の4要件　内容を解説！

まずは先使用権が適用されるための各要件を、具体的に解説していきます。

1．他人の商標登録出願前から日本国内でその商標を使用していたこと

第1要件は、先使用者が他人の出願前から日本国内において、その他人の商標を使用をしていたことです。ここでいう「他人」とは商標権者という意味です。

日本国内での使用が前提であって、海外の使用では要件を満たしません。

また「他人の商標を使用をしていた」とは、先使用者が他人の出願した商標や指定商品・役務と同一・類似の範囲内で商標を使用していたという意味です。

2．不正競争の目的で使用していないこと

第2要件は、先使用者が不正競争の目的をもって商標を使用していないことです。

「不正競争の目的」とは、競争関係にある他人の信用を利用して、不当に利益を得る目的を意味します。

このような不正な競争を目的とした商標の使用を認めると、わが国の取引秩序が害されるので、これを防止するために第2要件が設けられています。

3．需要者の間に広く認識されていること（周知性）

第3要件として、商標権者の出願の際に先使用者の商標が、需要者の間に広く認識されていることが要求されます。一般的には「周知性の要件」と言われています。

特許庁の公式見解をまとめた「工業所有権法逐条解説」によれば、先使用権の周知性の範囲は「4条1項10号の範囲と同様であると考えられる」と記載されています。

4条1項10号は、他人の未登録の有名な商標と同一・類似の商標を、登録対象から排除する規定です。この規定において周知性の範囲は、必ずしも全国的な認識が必要ではなく、一地方の認識でも足りると考えられています。

しかしこれは、あくまでも4条1項10号での考え方です。周知性の範囲について、先使用権も4条1項10号と同様の考え方をするという明確な基準はなく、裁判でも案件ごとに判断が分かれています。

4．継続して使用をしていること

最後の第4要件には、先使用者が商標権者の出願の際から、商標を継続して使用していることが挙げられます。

この要件では、商標の一時的な使用中止のケースが問題となりますが、季節的な販売中止などの不可抗力によるものであれば、要件は満たされます。

先使用権の立証はハードルが高い

さきほど解説した4要件を満たすと先使用権が発生し、先使用者は商標を継続して使用できます。しかし、先使用権の立証は簡単ではありません。

周知性の範囲が不明確

先使用権の4要件の中でも、特に周知性の要件の立証が困難といえます。なぜなら「3．需要者の間に広く認識されていること（周知性）」でも触れたように、先使用権の周知性の範囲について明確な基準はなく、裁判例でも判断が分かれているからです。

このような周知性の範囲の不明確さが、先使用権の立証のハードルを高めています。

周知性に関する判例

具体的に、周知性に関する判例としてどんなものがあるのかを見ていきましょう。

平成 24 年(ワ)第 16372 号　商標「Raffine」

被告の商標「Raffine」は京都府内やその近辺において、商標権者の出願の際に化粧品を表示するものとして、女性の消費者に広く認識されるに至っていたとして、周知性が認められました。

平成 3 年(ネ)第 4601 号　商標「ゼルダ」

周知性の要件は4条1項10号と同一に解釈する必要はなく、4条1項10号よりも緩やかに解し、取引の実情に応じて具体的に判断するのが相当であると、裁判所は判断しています。

また被告の商標「ゼルダ」は、「需要者」としての婦人服の問屋や一般小売業者の間で広く認識されていたとして、周知性が認められました。

平成 7 年(ワ)13225 号　商標「古潭」、「こたん」、「ＫＯＴＡＮ」

周知性の要件は、2、3の市町村の範囲の需要者に認識されている程度では足りないと、裁判所は判断しています。

また被告の商標が需要者に認識されている地理的範囲は、せいぜい水戸市及びその隣接地域内にとどまるとして、周知性が認められませんでした。

平成 31年 (ワ) 784号　商標「蛸焼工房」

被告の商標「蛸焼工房」が周知性の要件を満たすためには，被告店舗が多数存在する愛知県及びその近隣県の需要者の多くに認識されていることを要すると、裁判所は判断しています。

また被告店舗数は、愛知県を除く隣接県において各県とも数店舗にとどまっており、需要者の間に広く認識されていることを裏付けるに足りるほど多数であるとまではいえないとして、周知性が認められませんでした。

これらの判例のように周知性の範囲に統一された見解はなく、商品やサービスの取引実情などから総合的に判断されているのが現状です。

自分の商標を守るためには商標登録が肝心！

先使用権は、商標権者から差止請求などの権利行使を受けたときに、商標の使用を継続するための抗弁にすぎません。そのため、第三者の商標の使用を排除することもできないのです。

また前述の通り、周知性の範囲の不明確さから先使用権の立証はハードルが高いので、先使用権の主張が失敗するリスクもあります。

これらの懸念を踏まえると、企業名や商品名・サービス名などの重要なブランドは、しっかりと商標登録をすることが重要です。

商標登録をすれば、登録時に指定した商品・サービスの範囲内で独占的に商標を使用できます。また商標権を侵害する第三者に対しては、商標の無断使用を排除できるなど先使用権では得られないメリットがあるのです。

まとめ

先使用権は先願主義の例外的な制度に過ぎず、先使用権だけに頼るという考え方は危険です。

自分の商標を守るためにも、原則的な先願主義の考え方に立ち返って、しっかりと商標登録することをオススメします。

商標の実務で先使用権が登場する場面は多くないでしょう。しかし商標担当者であれば商標権侵害訴訟を起こされた場合に、この先使用権の抗弁を検討する必要があります。

本記事を何度でも読み返して、実務に活かしてください。

たまごかけ蔵

知財業界歴１０年。 都内大手特許事務所勤務を経て、現在は一部上場企業の知財職に従事。 知財がより身近に感じる社会の実現に貢献すべく、知財系Webライターとしても活動中。