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弁理士・特許事務所とは?特許出願を代行してもらうべきかも解説します!

弁理士とは

<この記事でわかること>
・弁理士とは?
・弁理士の業務内容
・特許事務所とは?
・特許は自力で出せるのか?

(執筆:金原正道 弁理士)

弁理士とは

弁理士は、特許・実用新案・意匠・商標・著作権など、知的財産の専門家です。

弁理士試験という国家試験に合格し、日本弁理士会に登録することで業務を行うことができる、国家資格者です。

弁理士の仕事には、この資格がないとできない独占業務と、誰でも行える業務について弁理士の名前を使用して行える非独占業務とがあります。

なお、弁理士の独占業務であっても、弁護士資格があれば業務を行うことは可能です。

弁理士の業務内容は?

出願業務

発明など新しい技術の権利をとるための特許、実用新案や、デザインの権利である意匠、ネーミングやロゴなどの商標について、特許庁に手続きをすることが、弁理士のおもな仕事です。

出願人に代わって、報酬をもらって手続きをするため、企業や個人などから仕事を受けて、書類作成や調査などの業務を行っています。

これ以外にも、知的財産の権利は各国ごとに取得するのが原則であるため、国際特許出願・商標の国際登録等に関する特許庁への手続の代理を行います。

これらは、弁理士の独占業務です。

弁理士の業務は、弁理士法という法律によって決められています。

「弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする」とされています(弁理士法第1条)。

特許、実用新案、意匠、商標の手続きに関する業務は、高度な専門的知見が必要とされます。

また、特許については、技術に関する知識が求められます。

このため、これらの業務を弁理士という資格者に限定し、無資格者による業務を制限し(弁理士法第75条)、弁理士の独占業務とされているのです。

非独占的な標榜(ひょうぼう)業務

特許庁に対する手続きだけではなく、知的財産の保護の必要性や、企業活動の便宜などから、近年、何度かの弁理士法改正が行われ、数々の周辺業務が、弁理士が行う仕事として追加されました。

外国の特許庁に対する特許、実用新案、意匠または商標に関する権利に関する手続については、一般的に、海外の各国それぞれの、弁理士と同等の資格者である代理人が行います。

海外出願は、各国の代理人の独占業務ですが、海外の代理人に対し依頼したり、打ち合わせや資料のやり取りを行うことは、弁理士以外でもできます。

つまり、弁理士だけの独占業務ではないものの、「弁理士」の名を用いて手続きを行うことができるところから、「標榜業務」といわれます。

近年追加された標榜業務では、技術上の秘密、技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成に関与し、相談に応じるという、標準化に関する業務があります。

弁護士とともに特定侵害訴訟の代理も

弁理士になった後、特定侵害訴訟代理業務の試験を受けて合格すると、知的財産に関する権利侵害の訴訟を、弁護士とともに代理人として行うことができます。

また、仲裁手続きの代理、税関による模倣品の輸入差し止め、契約書の作成など、さまざまな業務があります。

特許事務所とは

弁理士は、日本弁理士会に登録して、はじめて業務を行うことができます。

弁理士登録の際には、事務所名の届け出も行われます。

既存の特許事務所に所属して業務を行う場合にはその事務所を、一人で業務を行う場合には、自分の事務所を所属事務所として登録します。

弁理士が所属し、業務を行う事務所は、弁護士が「法律事務所」であるように、以前は「特許事務所」という名称が使われていました。

もちろん現在でも「特許事務所」を名乗る事務所名はたくさんあります。

ただ現在では、公的機関と紛らわしいなどの問題がない限り、事務所名称は原則は自由になっています。

一般的には、地名や苗字、その他の抽象名に、業務内容などを示す言葉、たとえば「国際」「商標」「知財」などの言葉を加えた名称が多いものの、決まりはありません。

弁理士が法人となる形態も認められています。

これが「特許業務法人」ですが、2021年現在、弁理士法を改正して「弁理士法人」に変更する案が出ています。

特許出願の「代行」「代理」とは?

「代行」とは、本人、つまり出願人である会社や個人に代わって行うことで、弁理士は調査から出願などの作業全般を代行します。

しかし、特許庁に対する手続きは、正確には「代理」です。

特許や商標の出願書類を見ても、弁理士の欄は「代理人」です。

特許庁に対する「出願手続の代理」といいますが、代理行為とは何でしょうか。

手続の便宜上、今は省略されていますが、以前は出願をするのには、必ず依頼者から弁理士への委任状が必要でした。

じつは「代理」とは、民法に規定されている法律用語です。

「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」、「前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。」(民法第99条)

つまり、弁理士が特許庁に対して行った行為は、出願人本人が行ったものと同じです。

また、特許庁から通知や連絡を受ければ、出願人本人が受領したのと同じ効果があります。

だから重大な責任があるため、民法では、「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とされています。

さらに、弁理士法で、守秘義務や、法令遵守、弁理士倫理などの厳しい決まりが定められています。

特許出願にあたって、弁理士は何をしてくれる?

調査の代行・助言

弁理士は、依頼者が出願をしたいというときには、発明の内容などを聞いたり、資料を読み込んだりしながら従来の技術と比較し、どこが特許になる可能性があるか、検討をします。

特許庁のデータベースなどで、先行技術の調査を行い、特許になる可能性の判断や、依頼者への助言を行います。

出願書類作成

このため、特許法の法律的な決まりや、手続きについての知識だけではなく、その技術分野の調査力、専門分野の理解力、発明を権利として依頼者とともに書類上に作りこむ創造力、応用力などが要求されます。

書類は図面や文章で発明を説明することになるため、当然、文章力も必要になります。

出願代理・審査対応

特許庁に出願をすると、審査請求という手続きをした後に、審査官による審査が行われます。

審査官は、先行技術の調査などをして、出願された発明に新規性や進歩性といった、特許要件があるかどうかを判断します。

ストレートに特許になることもありますが、審査の途中で拒絶理由通知が来ることはかなり一般的です。

このとき、弁理士は出願人に内容を伝え、検討した結果を助言するなど、コミュニケーション力も必要になります。

さらに審査官に対し反論する場合には、先行技術との違い、発明の優れた効果、その他の拒絶理由に対応した反論をするなどして、審査官を説得しなければなりません。

特許出願は代行してもらうべき?

弁理士に要求される仕事の内容から、もうお分かりのことと思いますが、特許出願は弁理士に依頼して、書類の作成から権利化までを行ってもらうべきでしょう。

特許出願は、弁理士が代理人となって代行してもらわなくても、自分で書類を作成し、提出することも可能です。

知財に精通した大企業や、弁理士が所属する企業もありますし、自社での出願を否定するわけではありません。

拒絶理由通知が来たときなど、途中から弁理士に依頼することもできます。

弁理士の選び方は?専門分野が大切

ただし、特許出願の審査は、出願前の調査から、書類作成の段階での作業の結果により、すでに大きく勝負がついています。

最初に出願をするときから、技術分野に精通し、あらかじめ拒絶理由も想定しておける、専門の技術分野に精通した弁理士に書いてもらわないと、審査の途中で対応できなかったり、思うような権利化ができなかったりすることもあります。

このため、依頼者である出願人は、自社の技術分野や、依頼内容にあった、その分野に精通した弁理士がいる特許事務所を選ぶことが大切です。

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