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国境をまたぐ実施に特許権は及ぶのか?ドワンゴ対FC2事件について解説

日本で取得した特許権は、日本でのみ効力を有します。また、アメリカで取得した特許権は、アメリカでのみ効力を有します。

ただ近年では日本国内で実施されるWEBサービスを提供するにあたり、サーバを外国に配置していることも珍しくありません。

このようなWEBシステムの一部が外国にある場合、日本の特許権の効力が及ぶのか?という問題が生じます。

今回は、この問題について争われたドワンゴ対FC2事件について解説します。

ドワンゴ対FC2事件とは

ドワンゴ対FC2事件とは、特許権者である株式会社ドワンゴが、FC2, Inc.の実施しているインターネット上のコメント付き動画配信サービスに対して特許権侵害の訴訟を提起した事件です。

株式会社ドワンゴは日本の会社であり、ニコニコ動画などを提供しています。一方のFC2, Inc.はアメリカの会社であり、FC2動画をはじめとした動画サービス等を提供しています。

事件紹介前に知っておきたいポイント2つ

1.属地主義

属地主義とは、法律の適用範囲を自国領域内に限定する考え方のことです。日本の多くの法律では属地主義が採用されており、特許法も属地主義が採用されています。

そのため、日本で取得した特許権は日本でのみ効力を有し、外国での実施に対しては特許権の効力は及びません。

2.権利一体の原則

権利一体の原則(オールエレメントルール)とは、実施している物や方法が特許請求の範囲に記載されている構成要件の全てを備えているときに、この物や方法が特許発明の技術的範囲に属するとするルールです。

そして、この物や方法が特許発明の技術的範囲に属すると、この物や方法の実施が特許権の侵害となります(特許法第68条)。

今回のドワンゴ対FC2事件では、FC2の実施しているシステムのサーバーが外国にあるため、属地主義と権利一体の原則から、特許発明の一部が国外で実施された場合に日本の特許権の侵害が成立するのか、という争点が生じました

第1事件について

ドワンゴとFC2の間で起きた訴訟は大きく2件あり、それぞれを第1事件(令和5年(受)第14号、第15号)、第2事件(令和5年(受)第2028号)として解説していきます。

第1事件は、FC2の実施しているシステムが、ドワンゴの所有する特許第4695583号と、特許第4734471号を侵害しているか否かについて、争われた事件です。

【第1事件の時系列】

2006年12月 ドワンゴが許第4695583号に係る出願をする(特願2006-333851) 

2007年11月 FC2が対象となるサービスを開始

2010年11月 ドワンゴが特願2006-333851を分割して、特許第4734471号に係る出願をする(特願2010-267283)

2011年3月 ドワンゴが特許第4695583号を取得

2011年4月 ドワンゴが特許第4734471号を取得

2016年11月 ドワンゴが東京地裁に提訴

2018年9月 棄却判決(特許権の侵害を認めない)

      ドワンゴが知財高裁に控訴

2022年7月 認容判決(特許権の侵害を認める)

      FC2が最高裁に上告

2025年3月 棄却判決

      最高裁がFC2の上告を棄却

第1事件の対象特許

特許第4695583号は、次のような特許です。

発明の名称:表示装置、コメント表示方法、及びプログラム

出願日:2006年12月11日

登録日:2011年3月4日

また、特許請求の範囲(請求項1)の抜粋は、次の通りです。

コメント配信サーバ(2)と、動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置(34)とを有し、

コメントが付与された時点における、動画の最初を基準として動画の経過時間を表す動画再生時間をコメント付与時間としてコメントに対応づけてコメント情報として記憶するコメント情報記憶部(21,33)と、

コメント配信サーバ(2)が端末装置(3)からコメント情報を受信する毎にコメント配信サーバ(2)から送信されるコメント情報を受信し、コメント情報記憶部(21,33)に記憶する受信部(32)と、

動画再生時間に基づいて、コメント情報記憶部(21,33)に記憶されたコメント情報のうち、動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間が対応づけられたコメントをコメント情報記憶部(21,33)から読み出し、読み出したコメントを動画上に表示するコメント表示部と、

第1のコメントと第2のコメントとのうちいずれか一方または両方が移動表示されるコメントであり、第1のコメントを動画上に表示させる際の表示位置が第2のコメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部(51)と、

コメントの表示位置が重なると判定した場合に、第1のコメントと前記第2のコメント同士が重ならない位置に表示させる表示位置制御部(52)と、を有することを特徴する表示装置。

特許第4734471号は、先程紹介した特許第4695583号の分割出願であり、次のような特許です。

発明の名称:表示装置、コメント表示方法、及びプログラム

出願日:2006年12月11日(親出願である特許第4695583号の出願日です)

分割日:2010年11月30日

登録日:2011年4月28日

また、特許請求の範囲(請求項1)を抜粋すると、次のようになります。

コメントが付与された時点における、動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間を含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部(21,33)と、

動画を表示する第1の表示欄に動画を再生して表示する動画再生部(31)と、

動画再生時間に基づいて、コメント情報記憶部(21,33)に記憶されたコメント情報のうち、動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントをコメント情報記憶部(21,33)から読み出し、読み出されたコメントを、第2の表示欄に表示するコメント表示部を有し、

第2の表示欄のうち、一部の領域が第1の表示欄の少なくとも一部と重なっており、他の領域が第1の表示欄の外側にあり、

コメント表示部は、読み出したコメントの少なくとも一部を、第2の表示欄のうち、第1の表示欄の外側であって第2の表示欄の内側に表示することを特徴とする表示装置。

争点

第1事件の主な争点は、2つありました。

  • FC2の実施しているシステムが、特許第4734471号、及び第4695583号の請求項1の技術的範囲に属するか
  • FC2のシステムの一部が国外にあるときに、FC2の実施が日本における特許権の侵害を構成するか

地裁での判決

第1事件の地裁では、FC2の実施しているシステムは特許第4734471号、及び第4695583号の請求項1のいずれの技術的範囲にも属しないとして、特許権の侵害を認めませんでした。

またシステムの一部が国外にある場合の特許権の効力については、判断されませんでした。

技術的範囲について

地裁では以下の認定に基づいて、FC2の実施しているシステムを特許第4734471号の請求項1の技術的範囲に属しないと認定しました。

  1. 特許第4734471号に記載されている「第2の表示欄」(コメントを教示するために確保された領域)は「第1の表示欄」(動画を表示するために確保された領域)よりも大きいサイズである。
  2. FC2の実施しているシステムでは、コメントを表示するために確保された領域と、動画を表示するために確保された領域のサイズが同一である。そのため、FC2の実施しているシステムは、「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」に相当する構成を有しない。

本件では、いずれの特許も、請求項1で「第1の表示欄」と「第2の表示欄」のサイズの大小関係については言及していませんが、明細書の記載を考慮して、「第2の表示欄」が「第1の表示欄」よりも大きいと限定解釈しています。そして、この限定解釈に基づいて、FC2のシステムは、「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」に相当する構成を有しないと判断しています。

また地裁では、以下の認定に基づいて、FC2の実施しているシステムが特許第4695583号の請求項1の技術的範囲に属しないとも認定しました。

  1. 特許第4695583号に記載されている「前記コメント配信サーバが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信されるコメント情報を受信」するとは、コメント配信サーバが他の端末装置からコメント情報を受信すると,その都度当該コメント情報を端末装置に送信し,当該端末装置もその都度これを受信することを規定したものである。
  2. FC2の実施しているシステムが、コメント配信サーバが端末装置からコメント情報 を受信するごとにコメント情報を送信して各装置がこれを受信することを認める証拠はない。

なお地裁では、この特許第4695583号における均等侵害についても判示されました。

本件では、「前記コメント配信サーバが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバから送信されるコメント情報を受信」することが本質的部分であるとして、均等侵害が認められませんでした

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高裁での判決

第1事件の高裁では、FC2の実施しているシステムが特許第4734471号、及び第4695583号の請求項1のいずれの技術的範囲にも属するとの判決がなされました。

また、システムの一部が国外にある場合の特許権の効力についても、特許権の効力が及ぶとの判決がなされました。

技術的範囲について

高裁は以下の認定に基づいて、FC2の実施しているシステムは、特許第4734471号の請求項1の技術的範囲に属すると認定しました。

  • 「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」に該当するか否かは、動画が実際に表示される位置・領域及びコメントが実際に表示される位置・領域を基準にして判断する。そして、FC2の実施しているシステムには、第1、第2の表示欄に相当する表示欄が用いられている。

国内の実施について

高裁では、FC2のシステムにおけるサーバが国外にある場合でも、特許権の効力が及ぶと判示しました。

このような判示となった理由として、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることは、ネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、著しく正義に反することであり、実質的かつ全体的にみて日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、日本国の特許権の効力が及ぶとしても、属地主義には反しないからだとしています。

第2事件について

第2事件は、FC2の実施しているシステムが、ドワンゴの所有する特許第6526304号を侵害しているか否かについて、争われた事件です。

この特許第6526304号は2019年5月に登録された特許です。しかしながら、この特許が登録されるまでには分割出願が8回も行われています。この特許第6526304号は2018年10月に分割出願されているものの、出願日は親出願(特願2007-053347)の出願日である2007年3月として扱われます。

【第2事件の時系列】

2007年3月 ドワンゴが特許第6526304号の親出願(特願2007-053347)を出願する。

2007年11月 FC2が対象となるサービスを開始

2018年10月 ドワンゴが分割出願として、特許第6526304号に係る出願をする(特願2018-202475) 

2019年5月 ドワンゴが特許第6526304号を取得

2019年 ドワンゴが東京地裁に提訴

2022年3月 棄却判決(特許権の侵害を認めない)

      ドワンゴが知財高裁に控訴

2023年5月 認容判決(特許権の侵害を認める)

      FC2が最高裁に上告

2025年3月 棄却判決

      最高裁がFC2の上告を棄却

第2事件の対象特許

特許第6526304号は、次のような特許です。

発明の名称:コメント配信システム

出願日(親出願):2007年3月2日

出願日(分割出願):2018年10月29日

登録日:2019年5月17日

また、特許請求の範囲(請求項1)を抜粋すると、次のようになります。

サーバ(1)と、複数の端末装置(3)とを備え、

動画に対する第1コメント及び第2コメントを受信し、

端末装置(3)に、動画と、コメント情報とを送信し、

コメント情報は、第1コメント及び第2コメントと、第1コメント及び第2コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、

動画と、コメント付与時間に対応する動画再生時間において、動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する第1コメント及び第2コメントと、を端末装置の表示装置に表示させる手段と、

第2コメントを1の動画上に表示させる際の表示位置が、第1コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、

重なると判定された場合に、第1コメントと第2コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備え、

サーバ(1)が、動画と、コメント情報とを端末装置(3)に送信することにより、端末装置(3)の表示装置には、第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される、コメント配信システム。

争点

第2事件はこちらの2点を主な争点としました。

  • FC2の実施しているシステムが、特許第6526304号の請求項1の技術的範囲に属するか
  • FC2のシステムの一部が国外にあるときに、FC2の実施が日本における特許権の侵害を構成するか

地裁での判決

第2事件の地裁では、FC2の実施しているシステムは、特許第6526304号の請求項1の技術的範囲に属すると判示しました。

その一方で、システムの一部が国外にある場合の特許権の効力については、日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは特許第6526304号の全ての構成要件を充足しないため、特許第6526304号の「コメント配信システム」は日本国内において生産されていないと判示されました。

高裁での判決

第2事件の高裁では、以下のように判示し、特許権の侵害を認めました。

  • ネットワーク型システムにおいて、サーバが国外に設置されることは、一般的に行われていること、サーバが国外に存在していたとしても、システムを構成する端末が国内に存在すれば、システムを国内で利用することは可能である。
  • サーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、 その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮すると、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができる。

まとめ

今回の事件で、サーバを国外に配置することで、特許権の侵害を容易に回避することは認めないという判断がなされました。この判断は、国外にあるサーバを使用することが一般的に行われている実情を考慮すると妥当な判断であると思われます。

ただし、今回紹介した第1事件、第2事件は共に最高裁に上告されているため、本件の最終的な結論はまだ出ていない状況です。

その一方で、第2事件の特許は、FC2のシステム実施後、数年経過した後に、分割出願して取得した特許であり、競業他社のビジネスを後出しの特許で規制しているようにも見えます。しかしながら、現在の特許法では、分割出願の出願日は親出願の出願日となることから、このような特許権の行使は認められています。

そのため、競合他社の特許で、分割出願を繰り返している特許出願については、審査の動向を細かくチェックし、動きがあった場合には、専門家に相談して、対応を相談する必要があります。

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