オンラインビジネスと海外商標！弁理士＆米国弁護士が解説します！

はじめに
商標とは？
リスクを回避するには、何をしないといけない？
ビジネス別で解説！商標出願の分野に注意！
おわりに

はじめに

スマートフォンや無線技術の進展と浸透に伴い、インターネットを介した商品の売買やアプリなどを通じたサービスの提供が、国境を越えて加速化の一途をたどっています。

このような時代において、商標は非常に重要な権利です。
今回はオンラインビジネスと海外商標との関係について解説します。

＜この記事でわかること＞
・商標とは
・リスクを回避するべく、企業がやっておくべきこと
・商標出願の際に気をつけるべきこと（ビジネス別で解説）

商標とは？

外国商標入門でも概説しましたが、商標とは、ざっくり言うと、ネーミング、ロゴ、立体形状、色彩、音、その他表示（これらを「標章」と商標法では呼んでいます。）として商品又はサービスについて使用されるもの（商品・サービスに使用される標章を商標法では「商標」と呼んでいます。）をいい、商標制度とは、商標について生じる信用、顧客吸引力、ブランドを保護する制度です。

つまり、何らかの標識を、商品又はサービスの提供に用いることにより生じるブランド等を保護するものであり、逆説的にいえば、他人の標識と同じ又は似たような標識を、同じ又は似たような商品・サービスに使用してしまうと、この他人の商標権を侵害してしまうという危険もあります。

商標権を侵害してしまうと、

（1）当該標識を今後使用するな（差止）
（2）当該標識の使用により生じた損害を支払え（損害賠償請求）
（3）当該標識を使用した商品・サービスの全てから当該標識の表示を外せ（除却等請求）

を、第三者より求められてしまうリスクに晒されます。
このような請求が認められてしまうと、せっかく認知が進んできたブランドでもブランド変更を余儀なくされますし、また在庫がある場合にはその全てのパッケージをやり直したり在庫自体を処分したりせねばならず、ビジネスに対する影響が著しいです。

特に誰でも気軽に始められるオンラインビジネスにおいては、容易く国境を越えてしまいますので、気が付かないうちに、日本だけでなく、海外で商標トラブルに巻き込まれてしまうことにもなりかねません。

よって、ご自身のビジネスについて、どの国で問題が生じうるのかをよく把握した上で、そのリスクに備えることが肝要となります。

リスクを回避するには、何をしないといけない？

（1）オンラインビジネスの対象の確認
（2）商標調査
（3）商標出願
（4）第三者との契約の確認

（1）オンラインビジネスの対象の確認

まずやるべきことは、自らが展開しようとするオンラインビジネスが、主観的に又は客観的に海外各国に向けたビジネスなのか？を確認しましょう。

「主観的に」という意味では、そもそも海外に住んでいる方に対して商品・サービスの提供を意図しているのであれば、サイト自体を複数の言語で用意したり、海外への発送を可能とするビジネス設計をされていると思います。
主観的に積極的に海外販売をされるのであれば、海外での商標リスクについてもしっかり備えるべきでしょう。

一方「主観的」には海外でビジネスをするつもりがなくとも、「客観的に」海外でビジネスをしているように見えてしまうと、思わぬリスクに陥ってしまいます。

例えば、サイト自体を複数の言語で用意されている場合、このままだと海外在住のお客様も「商品・サービスの提供を受けることができる？」と勘違いをしてしまうでしょうから、もし日本に在住の外国人客を対象とされているのであれば、発送は日本のみだとかの注意書きを付す必要があるでしょう。
またそもそも海外からサイトにアクセスするのをジオフィルタリング技術で制御したりすることを検討してみてもよいかもしれません。

（2）商標調査

次に、自らが展開しようとするオンラインビジネスが海外をもスコープに含めているものなのであれば、そのビジネスの名称、そこで取り扱っている商品・サービスの名称をリストアップしましょう。

そして次にその各名称が、まずは日本で他人の商標権と抵触しないかを調べた上で、海外で展開する主要な国において同じような調査をしましょう。以下に掲げるのは、商標調査をするために使用可能な、代表的な国での商標検索サイトです。

日本：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100
欧州：https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview
米国：https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk
中国：http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do
韓国：http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM
台湾：https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0101.jsp?l6=en_US&isReadBulletinzh_TW=true
香港：http://engdtj.kipris.or.kr/engdtj/searchLogina.do?method=loginTM
シンガポール：https://ip2sg.ipos.gov.sg/Layouts/RPSWP/WP/CM/SearchSimple/IP.aspx
インド：https://ipindiaonline.gov.in/eregister/eregister.aspx

ただし、商標検索による調査を行う場合、同一の標識や同一の商品・サービスにあるものを見つけるのは容易かもしれませんが、「似ている」範囲にある標識や商品・サービスがどの範囲なのかを判定するのは、専門家のノウハウを要します。

後でご紹介するように、国際条約によって国際的に商品・サービスの分類を定型的に定めているため、ある程度の調査は専門家でなくともできなくはないですが、特に商品・サービスの「似ている」範囲については、より正確な範囲を特定しようとすると、国ごとにばらつきがあるため（当該国の文化と根付いているため）、現地の弁護士や弁理士を起用することをお勧めします。

（3）商標出願

商標調査によって、調査時点においては第三者の抵触商標が存在しないことを確認できたとしても、未来永劫その状況が継続する保証は何らありません。
あなたがオンラインビジネスを開始した後に、第三者が似たような商標を似たような商品・サービスについて商標出願して商標登録を受けてしまうと、その商標登録を受けた国では、あなたはオンラインビジネスを展開することができなくなってしまうことになるかもしれません。

このようなリスクを避けるためには、第三者の抵触商標が存在しないことが確認できた時点ですぐに自らの名称について関係国で商標登録を進めることが必要となります。

どの名称について商標登録をすべきかについては、コストの問題もありますので、長期的に使用するネーミングを優先して、短期的に使用するものは最悪途中で名称変更を行うことを覚悟するなどして、その範囲を絞り込んでいくとよいでしょう。

（4）第三者との契約の確認

もしあなたのオンラインビジネスが、第三者から仕入れた商品やコンテンツを提供する形態のものであれば、この第三者から仕入れた商品やコンテンツについて商標問題があった場合、あなたも商標権侵害に問われるリスクがあります。

この点、オンラインビジネスを展開するあなた自身で、第三者商品やコンテンツの商標確認もできればよりよいのですが、コストのバランスから難しい場合が多いでしょう。
そうであれば、少なくとも第三者と締結する仕入れ契約において、第三者提供の商品やコンテンツに関する知的財産のクレームについては、全て第三者の費用・責任負担で対処し、もし当該クレームであなたが損害を被った場合には、当該第三者が賠償しなければならないことを定めておくことが必要です。

また商品やコンテンツが日本語の名称で提供されている場合、これに外国語の名称を付して販売提供した場合の責任の所在を定めておく必要があるでしょう。
あなた自身が外国語名称を考えて使用しているような事情があれば、その商品・コンテンツの提供元は、自分に責任がないことを主張することになりますので、勝手に外国語名を採用するのではなく、まずは提供元から外国語名の提供を受けること、もしなければ提供元で外国語名を考えてもらうような手順を取る必要があるでしょう。

ビジネス別で解説！商標出願の分野に注意！

商標の使用される商品やサービスについては、上述のように国際条約によってその分類が定型的に定められており、大多数の国ではその分類がそのまま採用されています。

この国際条約においては、商品・サービスとして第1類から第45類の45区分に分類しており、各ビジネスにおいてどの分類を調査（必要であれば商標登録）していくべきかのおおよその指標になります。

以下では、オンラインビジネスの種別ごとに注意しておくべき商品・サービスの分野を解説します。
商品・役務が提供される国ごとに、該当する分類を調査されるとよいかと思います。

（1）コンテンツ提供型ビジネス

この種別のビジネスとしては、動画や音楽、ゲーム、コミックなどのデジタルコンテンツを、オンラインで視聴に供することを想定しています。

このようなビジネスは、商標法上は一般に「娯楽の提供」に該当するものであり、商標法上の分類でいうと第41類に該当するものが多いです。よって調査に際しては、41類の分野をよく調査することが必要でしょう。

またライブ配信などのように、特定の日時に限ってデジタルコンテンツを提供する場合には、「放送サービス」に該当する場合も考えられます。この場合には、商標法上の分類の38類をよく調査することが必要でしょう。

なお、ダウンロードを伴うのではなく、ストリーミングのみであれば、上記で足りることが多いように思いますが、もしダウンロードを伴うのであれば、「電子データ」や「電子出版」が含まれる9類をよく調査することが必要です。

主観的には「娯楽の提供」しかやっていないつもりでも、客観的には「電子データ」や「電子出版」を行っていると見られてしまう場合もあります。
自身のビジネスを客観的に見つめてみて、主観によって一部の類に限定した調査になることがないよう注意が必要でしょう。

（2）ツール提供型ビジネス

この種別のビジネスとしては、ファイル変換ツールや画像加工ツールなどのデジタルツールを、オンラインで提供することを想定しています。

このようなビジネスは、商標法上は一般に「電子計算機用プログラムの提供」に該当するものであり、商標法上の分類でいうと第42類をよく調査することが必要だろうと思われます。

またダウンロードを伴う場合には、「電子データ」や「電子出版」が含まれる9類をよく調査することが必要となります。

（3）オンラインセレクトショップビジネス

この種別のビジネスとしては、第三者から様々な種類の商品を仕入れて又は第三者にオンライン上で出店させて、商品の売買をオンラインで行う場を提供することを想定しています。

このようなビジネスは、ショッピングセンターをオンラインで提供する形態で、小売自体は出店している第三者が提供するような形態の場合には、商標法上は、「広告」（第三者の小売りを紹介するという意味で）や「経営サポート」（小売業に対して運営サポートを提供するという意味で）に該当することが多く、第35類を調査することが必要だろうと思われます。

一方、自らが第三者を仕入れて（在庫を持って）、自らが小売も行っているような場合いは、「小売」に該当し、同じく第35類を調査することが必要であろうと思われます。

なお、セレクトショップと言っても、特定の商品（例えば、食料品や飲料品）のみを扱うようなサービスの場合、「小売」の分野のほかに、取り扱っている商品に適用される区分（例えば食料品・飲料品であれば、第29類～33類）も調査することが必要です。

（4）自己生産の商品を販売するビジネス

この種別のビジネスとしては、自らが生産した商品をオンラインで販売することを想定しています。

このようなビジネスは、小売の点に着目すれば、第35類を調査することが必要であろうと思われますし、また商品との結びつきが強ければ、当該商品に適用される区分（例えば食料品・飲料品であれば、第29類～33類）も調査することが必要です。

また商標の問題が生じうる場所としては、最終消費者が所在する国（当該商品が最終的に輸入される国）はもちろん考慮しなければなりません。
一方、例えば商品の生産拠点や物流拠点がそれぞれ異なる国に所在しており、最終的に消費者に納入される前までに、生産拠点・物流拠点間で商標を付した状態の商品が輸出入されるような場合には、生産拠点や物流拠点の属する地域でも商標問題を考えておいた方がよいと思います。
というのも、輸入・輸出も、商標の効力が発揮する態様であり、流通の形態によっては、税関にて差止されるリスクがあるためです。