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初心者のための外国商標入門!弁理士が解説します。

外国 商標

商標とは?

商標とは、嚙み砕くと、ネーミング、ロゴ、立体形状、色彩、音、その他表示(これらを「標章」と商標法では呼んでいます。)として商品又はサービスについて使用されるもの(商品・サービスに使用される標章を商標法では「商標」と呼んでいます。)をいい、商標制度とは、商標について生じる信用、顧客吸引力、ブランドを保護する制度です。

特許や著作権の制度は、創作物のアイデア(特許)や表現(著作権)を保護する制度でありますが、同じ知的財産でも商標の制度は、創作物の保護というよりは、信用やブランドを保護することに力点があることが特徴です。

なぜ信用やブランドを保護する必要があるのでしょうか?

ある商品やサービスについて所定の商標をつけて販売していると、その顧客は、その商標を見て、「あの会社が作っている商品だ」(出所表示)という認識を持つようになり、これらの商品やサービスが優れたものである場合、その商標を見ただけで「あの商品なら安心だ」だとか「あの商品なら買いたい」という認識を抱くようになります(これらの蓄積のことを「のれん」という場合もあります。)。
これらの信用や顧客吸引力、ブランドは、一夜にしてなるものではなく、長い年月の営業努力の蓄積の上に成り立っています。

ところが、その「商標」を真似して販売する第三者が登場したらどうなるでしょうか?
そうなると、元々の事業者(A社とします。)の商品に魅力を感じていた顧客は、この第三者の商標に惑わされて、この第三者の商品をA社の商品と間違えて購入する事態になるでしょう。
そうすると、A社としては、本来自分が販売することのできた商品に係る利益をこの第三者に奪われてしまうことになります。

さらに、この第三者商品がA社商品と異なり劣悪品であった場合、間違えて第三者商品を購入した消費者は、「A社商品も品質が落ちてしまった。もう買わない。」という誤認識を持ってしまい、A社に何らの非なくして、長年かけて築き上げたブランドが地に落ちることになります。

商標制度は、ある人の築いた信用・ブランド・顧客吸引力に、他人がタダ乗りすることを禁止することで、これらの保護を図る制度です。

特許とはだいぶと背景や理念が違いますね。

商標の登録

このように信用・ブランド・顧客吸引力を究極的に保護する商標制度ですが、商標法に基づく保護を受けるためには、保護を受けたい商標について特許庁に出願し登録を受けることが必要です。

また、特許に関して国際特許で解説したところと重複しますが、登録を受けた商標の効力は、登録を受けた国内に留まり(属地主義)、複数の国で効力のある商標は、ヨーロッパなどの特定の地域連合を除き、現時点では存在しません

よって、日本のみならず国外でも商標の保護を受けたい場合には、保護を受けたい国それぞれで登録を受けることが必要です。

なお、商標登録は、特許と異なり、存続期間を延長することができます。
基本的には、登録日から10年間の保護となりますが、その後も所定の手数料を払うことにより、所定の年単位(一般には10年)で更新可能です。
よって、更新を繰り返せば、半永久的に登録を維持することができます

商標登録の意義

商標登録を受けることに何の意味があるのでしょうか?

1つには、上述のとおり、第三者によるタダ乗り行為によって、本来得られた利益を奪われないようにし、かつ第三者商品の品質などにより自己商品の信用・ブランド・顧客吸引力が毀損しないようにするためです。

一方「真似されるほど有名になれば本望」との考えの下、第三者によるタダ乗り行為が出てきた時点で対処すればよい、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
確かにこのような戦略も、短期サイクルの商品・サービス(第三者によるタダ乗りが登場する頃には、商品・サービスの販売が終わっていることが予想されるもの)であれば、理に適っていることもあるかもしれません。

しかしながら、多くの国において、商標についても、特許同様、先願主義が取られています(先に出願した者が登録を受けることができる)。
とすると、第三者が先回りしてあなたの商標について商標登録を受けてしまうと、あなたが最初に考えた商標であろうが関係なく、この第三者の登録商標によって、あなたの商標使用が違法となってしまいます
つまり、第三者に先回りされてしまうと、これまで築き上げてきたブランドと在庫品の全てを捨てて別の商標にて商売をやり直すか、第三者から許諾を受け、第三者に使用料をお支払いして使用するかの選択を迫れることになります。

長期的に販売することが予期される商品・サービスであればあるほど、第三者というコントロール不能なものの動きによって、その運命が左右されるという著しく不安定な状況に置かれることになります。

よって、商標登録を得る意義としては、第三者の動きを排除して自らが安定的地位を得る、という側面もあるといえます。

日本での商標登録出願

以下の事項を記載した願書を特許庁に提出して、審査を通過した上で登録となります。

  • 出願人の氏名・名称
  • 登録を受けたい商標(文字ならば文字を、ロゴならばロゴを記載)
  • この商標を使う商品・サービス(「指定商品」・「指定役務」といいます。)

日本での商標登録出願については、別の機会に解説を譲り、ここでは割愛させていただきます。

外国での商標登録

外国で商標登録を取得するには、当該国の特許・商標庁に対して商標登録出願をすることから始まります。
この商標登録出願のやり方として、大別して以下の3通りがあります。

  • 1.パリルート出願

日本の特許庁に出願した商標登録出願を利用して、パリ条約という国際的枠組みに基づき、日本での出願日を各国での審査において優先してもらいつつ(優先権主張)各国に出願する方法です。

  • 2.直接出願

日本の特許庁に出願又は登録された商標とは何ら関係なく各国に出願する方法です。

  • 3.マドリッドプロトコル出願(通称「マドプロ出願」又は「国際登録出願」)

日本の特許庁に出願又は登録された商標を基礎として、マドリッド協定議定書という国際条約に基づき、複数国に対して一括出願することにより、各国に出願する方法です。

以下において、ルート別に解説します。
なお、特許についても同じような制度が採用されています。詳しくは、アメリカ特許の「(1)パリルート出願」以降をご参照ください。

(1)パリルート出願

出願日の確保

上述のように、多くの国において、先願主義(先に出願した人が優先)が採用されています。
よって、登録可能性の審査(既に他人により出願・登録された商標と類似していないかなどの審査)においては、早く出願した事実が非常に重要です。
日本に商標登録出願を行っているのであれば、その利益を主張(優先権主張)して、これを利用しない手はありません。

パリ条約の枠組み

詳しくは、アメリカ特許の「(1)パリルート出願」をご参照ください。
基本的な仕組みとしては、特許の場合と同様ですが、注意が必要なのは、優先権主張を行うことのできる期間が、特許と異なり、日本への出願日から6か月となっている点です(特許の場合、日本への出願日から12か月)。

出願の流れ

各国への出願は、現地代理人を起用して、各国庁に対して出願を行うことから始まります。その後、各国での審査を経た後、問題がなければ登録となります。
問題がある場合には、拒絶理由通知が出されますので、現地代理人により応答することになります。

更新

登録となった後は、所定年(多くの国は10年)単位で、更新が可能ですが、これは各国別に現地代理人を介して行います。

(2)直接出願

日本に商標登録出願を行っていない場合や優先権主張期間が経過した場合などに利用可能なルートです。
基本的にはパリルート出願と同じで、違いは優先権主張の有無です。

なお、このルートによる場合、出願日は、実際に当該国の庁に出願された日となります。

(3)マドプロ出願

概要

繰り返しになりますが、「マドプロ出願」(又は「国際登録出願」)とは、マドリッド協定議定書(Madrid Protocol)という国際条約に基づき、加盟国間で統一された方式により、所定の加盟国における特許庁に対して出願することにより、全ての加盟国(108か国:2021年4月30日現在)に対して同時に一括して商標登録出願した効果を得ることのできる出願手続をいいます。

上述のように、「国際商標」という複数の国をまたいで効力を有する商標登録は、現時点では一部の地域的取り組みを除き、実現できていませんが、マドリッドプロトコルは、専用の出願書式を用いて出願すれば複数国に対して一括して同時になされた出願として取り扱うという方式面での統一を図った制度です。

乱暴に要約してしまうと、特許でいうところのPCT出願の商標バージョンといったところでしょうか(PCT出願の詳細については、こちらもご参照ください。)。

出願日の確保

マドプロ出願においては、マドプロ出願専用の出願書式を、特許庁に対して提出した日が出願日となるのが原則ですが、優先権主張を行うこともできます
よって複数国に一括同時出願をしつつ、日本の出願日の利益も確保するという二重技が可能です。

マドプロ出願の流れ

  • 1.願書の提出・出願受理

専用の願書を、日本国に所在の人であれば日本国特許庁に提出するところからフローがスタートします。

日本国特許庁において方式審査を通過すると、国際事務局(世界知的所有権機関:World Intellectual Property Organization内に設置。スイスのジュネーブに所在します。)にそのデータが送付されます。

国際事務局でも方式審査がなされ、もし不備がある場合には、出願人に通知されます。
この不備に対する応答は、日本国特許庁に対して行うべきものと、国際事務局に対して行うべきものの2種類がありますので、注意が必要です。

  • 2.国際登録

国際事務局での方式審査を通過すると、国債登録簿に記載され(国際登録)、その後国際公開されます。

ここで注意が必要なのは、「国際登録」というと、この事実を以て国際的な商標登録が完了したように聞こえますが、国際登録自体は、国際事務局で正式に受け付けたという事実以外、特に意味のあるものではありません

よって各国において商標登録としての効果を獲得していくには、次のステップにて各国段階をクリアしていく必要があります

  • 3.各国への通報

国際登録が完了すると、国際事務局は、願書において指定された国に対して、「貴国での保護が求められている商標がありますよ」と各国に対して通知します。
この通知を以て各国による審査が開始します

各国での審査が開始して、当該国から1年(又は18か月)以内に拒絶の通報がなされない場合、国際登録簿にその旨が記載されます。
これで当該国での権利化は終了です。

一方、各国での審査の結果、問題がある場合には、「暫定拒絶通報」(拒絶理由通知に相当)が出願人に対して国際事務局経由又は当該国の庁から直接に通知されます。
これに対して応答するには、当該国において現地代理人を起用して、当該国の庁に対して直接応答します。
その結果、拒絶解消となれば、同上です。

更新

国際登録された商標に対する更新手続は、国際事務局に対して一括して行います。各国の庁に対して個別に更新手続をするわけではありません。

注意点

<セントラルアタック>

マドプロ出願は、日本での出願又は登録を基礎として行う必要がありますが(上述)、もし日本での出願が拒絶されたり、日本での登録が取消しや無効化された場合には、基礎がなくなってしまいます。
この場合には、国際登録が取り消されてしまいますが、これをセントラルアタックといいます。

国際登録が取り消されてしまうと、各国で既に保護が確定していたとしても、その保護を受けることはできなくなってしまいますが、各国への直接出願に切り替えるという保全策が存在します。

<事後指定>

出願時に希望しなかった国について、後から保護を求めたい場合、国際事務局に対して事後指定手続を行うことにより、当該追加国に対して、国際登録後に保護を求めることができます

ルート別メリット

(1)費用・手間

費用及び手間の観点では、2か国以上に出願する場合には、マドプロ出願の方がメリットありといえるでしょう。
上述のとおり、マドプロ出願では、各国から暫定拒絶通報を受けない限り、現地代理人を立てる必要がありませんので、現地代理人の費用を削減することができます。
また、登録後の更新手続きも、国際事務局に対して行うことができる簡便性でも、マドプロ出願に軍配が上がるでしょう。

ただし、マドプロでは出願できない国・地域もあります(例えば、台湾やマレーシア、香港など)。
これらの国・地域については、パリルート/直接出願を行うしか選択肢はありません。

また、費用・手間の観点でメリットがあるのは、「暫定拒絶通報を受けない限り」という前提での話です。
暫定拒絶通報を受けてしまえば、現地代理人を起用して応答ということになるので、費用の点ではパリルート/直接出願と結果として大差ないことになってしまうかもしれません。

特にアメリカは、指定商品・役務の記載方法が独特で、国際事務局や他の国では認められている記載でも拒絶を受けることが多いです。
指定商品・役務の拒絶対応は、品目が多いと現地代理人費用がかさんでしまうことになってしまいます。

(2)出願自由度

上述のとおり、マドプロ出願は、日本の出願・登録を基礎として利用するものです。
これの意味することは、日本の出願・登録に係る商標と同一の商標を、日本の出願・登録に係る指定商品・役務と同じ又はこれより狭い範囲で出願する場合にしか使えない、ということになります。

例えば、日本での商標に対して「USA」という文字を付加した商標をマドプロ出願したいと思ってもできませんし、また日本での基礎出願では指定しなかった商品・サービスを、アメリカでは指定したいということもできません。

よって各国別にカスタマイズした商標・指定商品役務で出願したい場合には、パリルート/直接出願しか選択肢がないといえるでしょう。

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