アメリカ特許入門！米国弁護士がアメリカでの特許出願を徹底解説！

日本企業が海外進出を考える場合、アメリカを進出先として考えているケースは少なくないと思います。

他国に進出する場合、知財をしっかり守ってくおくことは必須ですが、日本とアメリカでは、特許に関する制度も大きく異なるのでまずはしっかりと制度を理解しておくことが重要です。

本記事ではアメリカで特許出願を考える場合、押さえておくべき基礎知識に絞って解説をしています。

今回は米国弁護士および弁理士としてご活躍されている、柴田様にアメリカの特許について徹底解説して頂きました。

（執筆：柴田純一郎　米国弁護士/弁理士）

＜この記事で分かること＞
・アメリカでの特許を取る意義
・アメリカで特許を取る方法
・取得の流れや必要書類について
・現地代理人について

はじめに
特許とは
アメリカ特許の取得意義
アメリカ特許の取得ルート
アメリカでの特許の手続
現地代理人の起用

はじめに

企業のビジネス活動において、アメリカは、最重要な市場の1つです。言葉も文化も異なるアメリカにおいてビジネスをするならば、誰しもが自社製品の優位性を確保したいと思うでしょう。

特許は、そのような優位性を確保するための1つのツールです。

特許とは

日本における特許制度は、特許法に定められます。

ざっくり言うと、自然法則を利用した技術的なアイデア（≒発明）のうち、産業において利用可能（産業上の利用可能性）なもの。

また過去に例がなく（新規性）かつ既存の技術的アイデアから簡単に思いつかない（進歩性）ものを、そのアイデアを公にしてくれることを条件に、そのアイデアを思いついた人に、一定期間そのアイデアを独占させてあげましょう、という制度です。

アメリカでも同様の制度が採用されていますが、日本とは異なり、その制度の根源はアメリカ合衆国憲法に規定がされています。

アメリカは、50の州（State）からなる連邦国家であり、州というのは、日本では概念しにくいものですが、おおまかに言ってしまうと、それぞれが1つの「国」のようなもので（各州もそれぞれに憲法を持っています）、そのそれぞれの「国」をまとめているのが「連邦」です。

合衆国憲法というのは、この「連邦」の憲法であり、連邦の憲法で特許が定められているということは、発明の保護は、州単位で行うのではなく連邦で行う、ということを意味しています。

アメリカにおける具体的な特許制度は、合衆国法典第35編（United States Code Title 35）（いわゆる米国特許法）において定められています。その全文については、日本国特許庁のホームページ掲載の日本語訳をご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf

アメリカ特許の取得意義

上述のとおり、特許を取得すると、技術的アイデアを一定期間独占することができます。

技術的アイデアとは、例えば鉛筆と消しゴムを別々に持ち歩くのが不便だなという課題意識に基づき、鉛筆と消しゴムを一体化すれば便利なのでは？と着想することをいいます。

この技術的アイデアの独占とは、鉛筆・消しゴムの一体型製品を、自分だけが製造・販売することができることを意味します。

よって、アメリカで特許を取得すれば、言葉も文化も違う環境でも、他の鉛筆メーカーを差し置いて、鉛筆・消しゴムの一体型製品を独占的に販売することができ、市場競争上、大きな優位性を得ることができます。

一方、日本で取った特許をアメリカでも使えないのか？国際特許を取ればアメリカにも対応しているのではないか？と思われている方もいらっしゃるかもしれませ残念ながらそのようにはなりません。特許は、原則として取得した国においてのみ有効という属地主義という考え方が取られています。

したがって、日本で特許を取得したとしてもその効力は日本に留まり、アメリカで特許がほしければ、別途アメリカで取得する必要があります（国際特許について後述します）。

アメリカ特許の取得ルート

　アメリカで特許を取得するには、米国特許法に定める手続にしたがって、連邦政府の一機関である米国特許商標庁（United States Patent and Trademark Office：USPTO）に対して特許出願をすることから始まります。

この特許出願のやり方として、大別して以下の3通りがあります。

(1)パリルート出願
(2)PCTルート
(3)アメリカ単独出願

（1）日本の特許庁に出願した特許出願を利用して、国際的枠組みに基づきアメリカに出願する方法（以下「パリルート出願」といいます）
（2）国際的枠組みを利用して複数国に一括出願することでアメリカに出願する方法（以下「PCTルート出願」といいます）
（3）日本の特許出願とは何ら関係なくアメリカに出願する方法（以下「アメリカ単独出願」といいます）があります。

（1）パリルート出願

既に日本の特許庁に対して特許出願を行っている場合、日本での出願日を確保しつつ他国へ出願できるというパリ条約の枠組み（優先権制度）を利用して、アメリカに特許出願する方法です。

出願日の確保

日本でもアメリカでも「先に出願した人」が優先される制度（先願主義）が採用されていますので（アメリカの場合には「先に出願した人」よりも「先に発明した人」が優先される例外的場合があるので、厳密には「先発明者先願主義」となりますが、その詳細は割愛します）、早く出願した事実が非常に重要です。

また新規性や進歩性の判断は、出願日を基準に見られるので、早い出願日であることは特許を取れるかにも影響を与えるといえます。よって、日本に特許出願を行っているのであれば、これを利用しない手はありません。

パリ条約の枠組み

優先権制度とは、「パリ条約」という国際条約によって確立された出願制度です。

この条約の加盟国のいずれかで特許出願を行った場合、その出願日から12か月以内に同じ発明について他の加盟国に特許出願をすれば、この第2国においても、第1国での出願日（優先日）に出願したものと取り扱ってあげます、という制度です。

パリ条約は、日本及びアメリカを含む世界175か国（2021年1月22日現在）が加盟国となっています。

パリルートによりアメリカへ出願する場合、USPTOに出願する際に、基礎となる日本の特許出願（基礎出願）の出願番号を出願書類に記載して、「優先権主張」を明示することになります。

その後、日本で特許出願したことを証明する優先権証明書を日本の特許庁から取り寄せて、USPTOに提出することが原則となります。

現在では日本国特許庁とUSPTOの間で、優先権証明書を電子的に交換する協定があるので、多くの場合、出願人において優先権証明書を提出することを省略することができます。

（2）PCTルート出願

アメリカや日本に出願すると同時に、例えば中国やヨーロッパ諸国に対しても同時に特許出願したい場合には、特許協力条約（Patent Cooperation Treaty：PCT）の枠組みを利用して、日本国特許庁に対して「PCT出願」という専用の出願書式により出願することで、アメリカに特許出願することができます。

PCTの枠組み＆出願日

このPCT出願用の出願書式を用いて出願すると、日本・アメリカを含むPCT加盟国の全て（153か国：2021年1月22日現在）に対して、日本国特許庁にPCT出願を提出した日に同時に出願したものとして取り扱われます。

また、PCT出願においても上述のパリ条約による優先権主張を組み合わせることも可能で、12か月以内に日本国特許庁に提出した出願について優先権主張をすれば、PCT加盟国の全てにおいて、その優先日を認めてもらうことが可能です。

PCT＝国際特許？

PCT出願を行うと、現153か国に対して同時に特許出願を行うことができるため、国際出願と称される場合もあります。

ですがPCT出願は、あくまで各国への出願を束として行うに過ぎず、特許権を全加盟国で発効させるものではありません。

各加盟国で特許を取得するには、PCTの出願日又は優先日から30か月以内に、特許の取得を希望する加盟国に対して、国内移行手続を行わなければならず、国内移行手続をした後は、パリルート出願やアメリカ単独出願と同様に審査に付されることとなります。

現時点においては、全世界的に同時に特許権を付与する制度は存在しておらず、よってヨーロッパ諸国などの局地的な国際特許制度を除き、国境を跨いで有効な国際特許は存在しないといえます。

（3）アメリカ単独出願

アメリカでしか販売しない商品のためにアメリカでのみ特許を取りたい場合や、日本国特許庁に特許出願を行っていない場合。

またはアメリカで急ぎ特許出願を行いたい場合などは、パリルートやPCTルートなどを用いずに、USPTOに対して直接出願することもできます。

その際はUSPTOに特許出願した日が出願日となりますが、パリルートの応用で12か月以内であれば、アメリカ出願の出願日を優先権主張して、日本に特許出願することが可能です。

ただし、この場合には、アメリカの国家安全に関する技術がアメリカ国外に流出することを阻止するために、アメリカ外に出願することについてUSPTOの許可を受けなければならない場合もあります（米国特許法第184条）ので、注意が必要です。

なお、アメリカ出願を優先権主張して、日本を含む複数国に向けて、USPTOにPCT出願することは、アメリカ国民又は居住者に限られています（米国特許法第361条）日本法人がUSPTOにPCT出願することはできない点に留意が必要です。

（4）ルート別のメリット比較

アメリカでのみ特許がほしい場合やアメリカでの特許を急ぎたい場合には、アメリカ単独出願が最も適していると言えるでしょう。

ですが多くの日本企業にとっては、日米の両方、さらには他国での特許取得も視野に入れて、パリルートかPCTルートのどちらが有益かを検討されることがほとんどかと思います。

費用的な観点でいうと、おおよそ3か国に特許出願する場合にはパリルート、4か国以上になるとPCTルートがお得というのが一般的な目安です。

一方、時間的な観点でいうと、PCTルートの方が時間がかかるようにも見えますが、もしPCTルートで出願した場合でもアメリカでの権利化を急ぎたい場合、30か月を待たずしてアメリカへの国内移行を行うことも可能です。

とすると、時間の観点では実質的な差はないともいえるかと思います。

反対に、PCTルートの場合、30か月の期間（この期間を国際段階といいます）中に、国際調査機関によってPCT出願した発明が特許となる可能性の調査が行われますので、この調査結果を見て本当にアメリカやその他の国に出願する価値があるのかを吟味することができます。

また出願段階でどこの国に出願したいか未定の場合には、国際段階の30か月の間に、出願したい国を検討することができるというメリットがあります。

これらのメリットを比較衡量して、ルート選択をされるとよいかと思います。

アメリカでの特許の手続

（1）出願／国内移行

どのルートによるにせよ、まずは出願書類をUSPTOに提出することから手続が始まります（PCTルート出願については日本国特許庁にPCT出願を行い、その後30か月以内に、USPTOに国内移行手続をすることで、USPTOでの手続が開始します。）。

出願書類

出願書類としては、以下の5つが必要となります。

願書
明細書（発明の内容詳細が開示された書類）
クレーム（特許権がほしい範囲を記載した書類）
要約書
図面

願書以外の出願書類は、一旦は日本語で作成したものを提出することができます。ただし、日本語で出願書類を提出した場合には、追ってUSPTOから「不備通知」が来ますので、この「不備通知」に指定の期日（2か月以内）までに、英語翻訳文を提出することが必要です。

（2）出願公開・特許性審査

USPTOに出願・国内移行されると、その出願日（又は優先日）から18か月を経過した後に公開されます。

日本においては、出願したとしても「審査請求」という別途の手続を経ない限り、特許性審査は行われませんが、USPTOにおいては、このような審査請求という制度はなく、出願・国内移行された全てのものが特許性審査に付されます。

特許性審査においては、新規性、進歩性（アメリカでは、非自明性（non-obviousness）と称されますが、進歩性とほぼ同義とお考えいただいてよろしいかと思います）の他、発明適性に関する審査がなされます。

新規性は、日本の基準と大差ないですが、進歩性（非自明性）については、一昔前は日本よりも緩やかに判断される傾向にありました。

しかし現在では、日本の基準とほぼ同水準で判断されているようです。

一方、発明適性とは、「特許の対象となる事項であるか」を審査するものであるところ、一昔前は、「Anything under the sun that is made by man is patentable」（人間の創作物は何でも特許の対象となる）という格言の下、かなり広範な範囲で特許の対象が認められていました。（いわゆるビジネス特許などが生まれる土台となりました）
しかし現在ではその範囲を厳格に絞った運用がなされています。

特にソフトウェアやITに関する特許出願については、抽象的なアイデア（特許の対象外）なのか、方法なのか（特許の対象）がかなりの頻度で問題にされます。

このような点を指摘された際に備えて、事前に現地代理人（後述）に相談されたり、明細書における開示をしっかりしておくことが必要でしょう。

（3）特許性審査後

出願について、特許性審査の結果、特許可能という結論になれば、Notice of Allowance（日本の特許査定に相当）という通知がUSPTOよりなされ、所定の発行手数料を支払うことにより特許となります。

(3.1)拒絶された場合

一方、特許性審査の結果、問題ありということになれば、担当審査官より、「Office Action」（日本の拒絶理由通知に相当）が発せられ、これに対して補正等により不備を解消していくことが必要となります。

「Office Action」への応答によっても不備が解消されない場合には、Final Rejection（日本でいうところの拒絶査定）になってしまいますが、日本と異なり、アメリカでは、再度の審査手数料を支払うことにより、審査を最初からやり直すことが可能です（継続審査請求 Request for Continued Examination：RCE）。

ただRCEを行ったとしても、原則的には同じ審査官が審査を行いますので、もし審査官の判断に偏見があるなど、審査官自身に問題がある場合には審判部（Patent Trial and Appeal Board）に対して審判請求をし、審査手続の適用性を見直してもらった方がよい場合があります。

審判請求は、RCEよりも費用がかかりますし、また審判請求ではごく限られた補正しか認められていないので、もし補正で拒絶が克服できる余地があるのであれば、RCEを選択した方がよいでしょう。

（4）特許期間

アメリカ特許の存続期間は、特許の発行日（つまり特許性審査に合格し手数料支払い等の所定の手続きを完了した後）に開始し、その出願日から20年が経過するまでとされています。

なお、「出願日」とは、優先日とは関係なく、USPTOに実際に出願された日（PCT出願の場合には、日本国特許庁にPCT出願をした日）となります。

（５）特許年金（維持年金）

アメリカ特許を維持するためには、日本同様、特許料（維持年金）を支払うことが必要です。

この維持年金の支払いタイミングは、初回が発行日から3.5年の経過時、2回目が発行日から7.5年の経過時、3回目が発行日から11.5年の経過時となっています。

（5）その他

アメリカ特許に特有の手続として、情報開示陳述（Information Disclosure Statement：IDS）があります。アメリカ特許法において、発明者、出願人及び現地代理人は、特許出願の対象となった発明の特許性に関する重要な情報（特許性の否定につながる情報を含みます）をUSPTOに対して提出し開示する義務を負っています（欺罔による特許取得の予防）。この開示義務を果たすための情報提出手続がIDSです。この開示義務は、特許出願が放棄されるかNotice of Allowanceを受け発行手数料を支払うまで課せられます。

特許性について重要な情報とは、先行技術調査の過程で見つかった類似発明に関する文献や、同じ発明について日本国特許庁やその他の国の特許庁から出させれた拒絶理由通知やその引用文献などが代表的な例です。

IDSを怠ると、せっかく特許を取得しても使うことができなくなったり、場合によっては詐欺罪に問われるおそれもあります。

アメリカで特許侵害訴訟が生じた場合、まずはIDSの情報を確認して義務違反がないか入念に検討されるほど、権利行使に重大な影響を与えるものですので、IDSの必要な情報の管理は困難なことが多いですが、USPTOに対する開示に漏れがないように注意が必要です。

IDSについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
→IDSって何？米国弁護士がアメリカの特許を解説！

上記で解説しているように、アメリカの特許制度は日本と大きく異なる点がいくつかあります。制度を理解した上で、出願前にしっかりと特許取得までの戦略を立てておくことが重要です。

こちらの記事では、アメリカ特許の手続き戦略について詳しく解説しています。
→アメリカ特許の手続戦略は？アメリカの特許を徹底解説！

現地代理人の起用

アメリカ特許の取得に際して注意しておかなければならないのは、USPTOでの手続の代理を行ってくれる現地代理人を起用することです。

厳密に言えば、個人であればアメリカ国外に居住している場合であっても、USPTOに対して直接手続をすることができるようですが（法人の場合、商標に関するUSPTO手続は現地代理人が必須です）、複雑な米国特許法や関連規則を理解することや、USPTOから発せられる各種通知を遅滞なく受領し検討することは、どれほど英語が堪能であったとしても、困難が伴うものです。

特許についてUSPTOに対して代理で手続を行うことのできる現地代理人は、特許弁護士（Patent Attorney）又は特許代理人（Patent Agent）の資格を持つ者に限られています。

特許弁護士（Patent Attorney）とは、アメリカ内のいずれかの州で弁護士（Attorney）の資格を持っている者でかつ、USPTOの実施する代理人試験（Patent Bar Examと称されます）に合格し登録を受けている者をいい、一方特許代理人（Patent Agent）とは、弁護士（Attorney）の資格を持たずして、Patent Bar Examに合格し登録を受けている者をいいます。

特許弁護士（Patent Attorney）・特許代理人（Patent Agent）のいずれでもUSPTOに対する手続はできますが、特許代理人（Patent Agent）は、USPTOにおける手続以外の事項（特許に関する売買やライセンスの契約や訴訟など）を取り扱うことができないので、アメリカにおいて契約関係や訴訟も含めて幅広く特許の面倒を見てもらいたい場合には、特許弁護士（Patent Attorney）を選任することが必要です。

なお、日本においては、日本国特許庁に代理で手続を取ることができる資格者として弁理士があります。

弁理士の英訳としてPatent Attorneyが採用されていますが、日本の弁理士が取り扱うことのできる範囲に、特許庁手続、知的財産に関する契約、一部の訴訟が含まれていることからすると、米国における特許弁護士（Patent Attorney）と特許代理人（Patent Agent）の中間に位置づけられると整理できそうです。

米国での現地代理人の選任に際しては、出願手続が得意な代理人、訴訟系が得意な代理人など専門分野が細かく分かれていたり、料金もまちまちなので、日本において外国出願を取り扱っている弁理士やアメリカ出願を多く行っている他企業から評判を聞いてみると参考になるかと思います。

今回は米国弁護士の柴田様にアメリカでの特許取得について徹底解説していただきました！
米国の法律を熟知しているからこそ、細かな部分まで突っ込んで解説して頂いています。

その他、外国出願に関する記事も下のリンクから確認してください！

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