Menu

アメリカと日本の特許制度はどう違うの?米国弁護士&日本弁理士が解説!

アメリカ 日本 特許 違い

はじめに

アメリカ特許入門IDS解説グレースピリオドなどの記事により、アメリカの特許制度を解説してきました。

本日は、これまで解説してきたことも踏まえて、日本の特許制度との違いという切り口で、アメリカの特許制度を解説したいと思います。

出願日は?

アメリカも日本も、出願した順番で特許を付与するという先願主義(アメリカは厳密にいうと先発明先願主義)を取っているので、いずれも早期に出願日を確保することが大切といえます。

また、アメリカも日本も、パリ条約に基づく優先権主張を認めているので、外国出願について優先権主張される場合には、外国出願の出願日が当該国での審査上出願日として取り扱われることも共通しています。
この点でも日米において差はないといえるでしょう。

違いとしては、アメリカは厳密には先発明先願主義なので、本来特許出願を行う権原がない人が行った特許出願(いわゆる冒認出願)の効果を争うDeviation手続という手続が特許庁において行うことができること点が挙げられます(日本では、冒認出願の争いについては、原則として裁判所での手続になります。)。

出願人は?

アメリカも日本も、特許を受ける権利を有する者のみに出願人資格を認めています。

日本では、特許を受ける権利は発明者個人に生じることが原則となっており、特許を受ける権利の扱いについて発明者がその使用者と別途契約(就業規則による定めを含む。)をした場合には、使用者側が特許を受ける権利を有するという制度になっています。
使用者側が特許を受ける権利を持つ場合、特許を受ける権利がそもそも使用者に生じたことになるのか(原始取得)、一旦発明者に権利が帰属した後に使用者に移転することになるのか(承継取得)は、従業員たる発明者との契約(就業規則)次第となります。

一方、アメリカでも、特許を受ける権利は発明者個人に生じることが原則なのですが、発明者との契約により使用者がその権利を持つこともできます。
この場合、その従業員たる発明者が発明をするために雇用されている(specially hired to invent)の場合には、使用者は、特許を受ける権利を原始取得することになりますが、そうでない場合には、承継取得ということなります。

一方、日本では、発明者から特許を受ける権利を承継した承継人は、自らを出願人として特許出願をすることができます。

アメリカでも同様に、現在は承継人自らが出願人となって特許出願を行うことができますが、2013年の特許法改正前までは、発明者のみが出願人となる道しかありませんでした。

出願人適格については、日米で大きな違いはないといえるでしょう。

出願を急ぎたい場合は?

学会発表用の原稿はあるが、特許出願用の原稿は揃っていないものの、商品化スケジュールの関係上、急いで特許出願を行って出願日を確保しておきたい場合があるかと思います。

この場合、日米いずれの場合にも仮出願を行うことができます。
仮出願とは、学会発表用の原稿を特許明細書代わりに使用しつつ、特許請求の範囲については後から補充する形式で行う出願のことをいいます。

旧来は、アメリカでしか採用されていなかった制度でしたが、日本でもその後に採用となりました。
また旧来は、アメリカでは言語を問わずに行うことができるところ(翻訳文の提出は必要)、日本では、外国語の場合には英語に限られていましたが、今では日本でも英語以外の外国語でできるようです(翻訳文の提出は必要)。

詳しくは、アメリカ仮出願をご参照ください(日米共通の論点となります。)。

先行開示の扱いは?

先行開示とは、特許出願前に自らの行為に起因して、発明の内容を開示してしまったことをいいます。
特許制度の原則論からいうと、新規でないものに特許は付与されないので、自らの行為とはいえ、発明内容を出願前に開示してしまっては特許を受けられないこととなってしまいます。
しかしながら、その原則を貫いてしまうと、特許制度の利便性が悪いので、日米ともに一定の例外が置かれています。

日本では、その例外のことを新規性喪失の例外といっています。
日本の場合、出願日前1年以内に、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して、又はその意に反して新規性を失った場合、所定の手続を特許庁に対して行うことにより、その事実については特許出願の審査に影響を与えないこととなっています。

アメリカでは、グレースピリオドと称しており、日本同様、出願日前1年以内に、同一の発明者(又は共同発明者)に直接又は間接に由来してなされた開示等については、特許出願の審査に影響を与えないこととなっています。
アメリカでは、日本と異なり、例外の適用を受けるために特に別個の手続を行う必要がないことが特徴です(審査において問題となった際に対処することで足ります。)。

詳しくは、グレースピリオドをご参照ください。

審査請求?

日本では、特許出願を行ったとしても、出願から3年以内に別途審査請求の手続を行わなければ、出願の審査は開始しません。
出願時に納めるべき出願手数料には、審査手数料は含まれておらず、審査請求の際に特許庁に審査手数料を納めることになります。

一方、アメリカでは、特許出願を行えば全ての出願について審査がなされます(審査請求不要)。
したがって、アメリカでは、出願時に特許庁に対して納めるべき出願手数料には、審査手数料が含まれていることとなります。

何について出願できる?

日米ともに、発明適性(何について特許出願できる?)として、自然法則を利用した技術的思想の創作であることが要件となっていますが、プログラムやソフトウェア関係の発明の扱いについて、差があります。

日本では、プログラムやソフトウェアに関する発明であっても、ハードウェア(コンピューター機器)を用いて具体的に実現されることというハードウェアとの協働性要件を満たせば、特許性が認められます。

一方、アメリカでは、2014年頃から、発明適性の要件が厳格化され、ソフトウェアやプログラムは、人為的取極めだとか抽象的アイデアだとかして、そもそも発明ではないとされてしまう事例が相次ぎました。
このような拒絶を受けたとしても、ハードウェアとどのように連動するのかを明確にすることで、発明適性が認められる可能性があるという実務になっているようです。

このように考えると、ソフトウェア関係について、日米で完全に同一とはいえませんが、発明適性の考え方として、根底としては通じるものがあるといえるのかもしれません。

何が引例になる?

引例とは、特許出願された発明の特許性を否定するための根拠をいいます。

日本では、特許出願前に世界のどこかで公知・公用となった技術的アイデアや文献公知(刊行物・インターネットを通じて公衆に利用可能となること)となった技術的アイデアが、特許出願された発明の新規性及び進歩性を否定する引例となることができます。
このほか、本件特許出願より前に出願された他人の特許出願に本件特許出願の発明が記載される場合、本件特許出願の時点ではこの他人の特許出願が公開されていないとしても(他人の特許出願の内容を知らなったとしても)、この他人の特許出願がその後に公開されてしまうと(いわゆる拡大先願)、拡大先願は、本件特許出願の発明の新規性を否定する引例となることができます。
よって、引例の種類としては、公知公用引例、文献公知引例、拡大先願引例の3種類があるといえます。

アメリカでも同様で、公知公用引例、文献公知引例、拡大先願引例の3種類があります(詳しくは、グレースピリオドをご参照)。
ただし、拡大先願引例は、日本では新規性の否定にしか用いることができないのに対して、アメリカでは進歩性の否定についても用いることができます。

よって、日本では拡大先願引例が引かれたとしても、引例との差異を出す補正をすることで拒絶理由を克服しやすいですが、アメリカでは進歩性の話につながりやすいので、引例との差異を出す補正をしつつ、その差異の効果などについても一定程度主張していくことが必要な場合が多いです。

特許性基準は?

日米ともに、新規性、進歩性(アメリカでは非容易性)、明確性、サポート要件、実施可能要件などの特許要件が課されることは共通です。

その基準について、アメリカの進歩性は2000年代までは、日本より緩やかと言われていましたが、今では基準が引き上げられ、日本と差ほど変わらないと言えるように思います。

アメリカの特徴としては、図面にのみ開示される特徴を以てサポート要件が日本より認められやすい傾向にあったりする一方、クレーム文言として、機能+手段という形式の上位概念記載をしてしまうと(例えば、結合するための接着剤をクレームで上位概念化して、結合手段と記載するなど)、明細書中に具体的に開示された構成のものに限定して解釈される(つまり接着剤以外に構成が開示されないと、結合手段=接着剤と解釈されてしまい、釘やねじにより結合させるものが権利範囲外になる可能性あり)など、細かなところでは諸々の差があります(審査官による扱いの差に起因することもありえます)。

その他、特許性基準とは少しずれますが、どこまでが1つの発明として1出願で対応できるか?(発明の単一性)について、日本では、PCTや欧州、中国などと同様、「特別な技術的特徴」の共通という指標で判断しますが、アメリカでは、より狭い判断基準(効率的審査に資するか否かの基準)で判断されがちなので、他よりも1出願で対応できる範囲が狭いことが多いです。

アメリカ特有の制度は?

実務上もよく登場する特有の制度としては、IDSが挙げられます。

IDSとは、特許性について重要であることが出願人において知れている情報を、米国特許商標庁(USPTO)に対して開示しなければならない手続をいい、その範囲、時期、具体的提出物などの要件について、実務上非常に手間のかかるものです。

詳しくは、IDS解説をご参照ください。

おわりに

今回は日米の比較という観点から、代表的なところを解説しました。

細かな実務まで含めると、日米では差異が多くあり、アメリカでの権利化については、米国特許弁護士とのコミュニケーションが非常に重要です。

特許には専門知識が要されますし、またアメリカの専門家とやり取りをするのにも非常にハードルが高いものです。
普段より日本国内・国外の知財について実務に携わっている弁理士に、気軽に相談されるとよいように思います。

完全無料で事務所選びをサポートします
まずはお気軽にお問合せください!

タグ
特許の取得は弁理士に相談!
あなたの技術に強い弁理士をご紹介!